Un concurrent utilise un nom proche de ma marque : que faire ?

Introduction

Découvrir qu’un concurrent utilise un signe approchant impose deux décisions rapides : constituer la preuve, et choisir la voie adaptée selon que le signe fait ou non l’objet d’un dépôt.

Première étape : constituer la preuve

Avant toute démarche, l’usage doit être figé.

Un constat établi par un commissaire de justice fixe le contenu d’un site internet, d’une page de réseau social, d’une publicité ou d’un emballage, à une date certaine.

Une simple capture d’écran est contestable : sa date et son intégrité peuvent être discutées, et le contenu peut disparaître dès la première réclamation.

Le constat doit respecter des exigences techniques précises pour les contenus numériques, à défaut de quoi il peut être écarté.

Deuxième étape : qualifier la situation

Deux hypothèses appellent des réponses différentes.

Le signe fait l’objet d’une demande d’enregistrement récemment publiée : la voie de l’opposition est ouverte, dans un délai de deux mois à compter de la publication, devant le directeur général de l’INPI. Cette procédure est rapide et moins coûteuse qu’une action judiciaire.

Le signe est simplement exploité, sans dépôt, ou son enregistrement est ancien : l’action en contrefaçon devant le tribunal est la voie principale, complétée le cas échéant par une action en nullité de la marque postérieure.

L’appréciation du risque de confusion

Toute similitude ne constitue pas une atteinte.

Le risque de confusion s’apprécie globalement, en tenant compte de la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et de la similitude des produits et services.

Une identité de signes pour des produits identiques emporte protection sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion. Dans les autres cas, ce risque doit être caractérisé.

Cette analyse conditionne l’opportunité d’agir : une action mal fondée expose à une demande reconventionnelle, notamment en déchéance.

Troisième étape : la mise en demeure

Elle constitue le plus souvent la première action.

Elle identifie la marque antérieure et son enregistrement, décrit l’usage litigieux, expose le risque de confusion, et met en demeure de cesser l’usage dans un délai déterminé.

Elle peut également solliciter la communication d’informations sur l’ampleur de l’usage, le retrait des supports, et une indemnisation.

Une part importante des litiges se règle à ce stade, notamment lorsque le concurrent n’avait pas connaissance de l’antériorité.

L’accord de coexistence

Lorsque les activités sont suffisamment distinctes, une solution négociée peut être préférable à un contentieux.

L’accord délimite les conditions d’usage de chacun : territoires, produits et services, modalités de présentation du signe, engagement de ne pas étendre.

Il présente l’avantage de la rapidité et de la maîtrise du coût, mais il fige une situation : ses termes doivent donc être calibrés au regard des développements envisagés.

L’action judiciaire

Elle permet d’obtenir la cessation de l’usage, sous astreinte, des dommages et intérêts, le retrait des produits, et parfois la publication de la décision.

Une procédure de référé permet d’obtenir rapidement la cessation lorsque l’atteinte est manifeste.

Elle expose en revanche à une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, ce qui impose de vérifier au préalable la solidité de sa propre marque : usage sérieux démontrable, absence de motif de nullité.

Le risque de l’inaction

La tolérance a un coût.

Le titulaire qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée, pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus, sous conditions, en demander la nullité ni s’opposer à son usage.

Agir tôt préserve donc l’ensemble des options.

Réagir vite et sur le bon fondement

Le choix entre opposition, négociation et action conditionne le coût et le délai. Notre expertise en propriété intellectuelle instruit ces dossiers.

En résumé

• Faire constater l’usage par commissaire de justice avant toute démarche.
• Opposition dans les deux mois de la publication d’une demande, action en contrefaçon pour un usage effectif.
• Le risque de confusion s’apprécie globalement, signes et produits combinés.
• La mise en demeure règle une part importante des litiges.
• La tolérance pendant cinq ans en connaissance de cause peut priver de tout recours.