Comment choisir les classes de produits et services d'une marque ?

Introduction

Le choix des classes détermine l’étendue réelle de la protection. C’est la décision la plus structurante du dépôt, et celle qui se corrige le plus difficilement.

Le principe de spécialité

Une marque n’est protégée que pour les produits et services désignés dans le dépôt.

Un tiers peut donc utiliser un signe identique pour des produits différents, sans commettre de contrefaçon, dès lors qu’aucun risque de confusion n’existe.

Cette règle, dite principe de spécialité, connaît une exception pour les marques jouissant d’une renommée, qui bénéficient d’une protection étendue au-delà de leur spécialité.

La classification

Les produits et services sont répartis en classes selon une classification internationale, les classes de produits étant distinguées de celles de services.

L’appartenance à une classe n’est qu’un outil administratif de tarification et de recherche. La protection porte sur les libellés effectivement rédigés, non sur la classe entière.

L’erreur du dépôt trop étroit

Une entreprise qui dépose uniquement pour son activité principale laisse des pans entiers sans protection.

Un éditeur de logiciel qui ne désigne que les logiciels ne couvre pas nécessairement les services de conseil, de formation ou d’hébergement qu’il exploite également.

Une marque de produits qui ne désigne pas les services de vente au détail correspondants peut se trouver démunie face à un tiers exploitant le même signe en distribution.

L’étendue ne pouvant pas être élargie après coup, ces trous supposent un nouveau dépôt, avec une antériorité moindre.

L’erreur du dépôt trop large

Elle est symétrique et tout aussi coûteuse.

Une marque non exploitée pour certains produits ou services encourt une déchéance partielle après cinq ans, à la demande de tout intéressé. Le titulaire perd alors ses droits sur les segments non exploités.

Un dépôt large multiplie par ailleurs les risques d’opposition, en heurtant davantage de titulaires antérieurs, et augmente le coût de 40 € par classe supplémentaire.

Il expose enfin à des demandes reconventionnelles : un concurrent attaqué en contrefaçon riposte fréquemment par une demande de déchéance sur les segments inexploités.

La méthode

Trois cercles concentriques structurent la réflexion.

L’activité actuelle, décrite précisément, produits et services effectivement proposés.

Les développements réellement envisagés à court terme, c’est-à-dire ceux qui seront exploités dans le délai de cinq ans, avant que la déchéance ne devienne opposable.

Les activités connexes exposées à un risque de confusion, notamment celles où un tiers utilisant le même signe créerait une confusion dans l’esprit du public.

Ce qui relève d’une hypothèse lointaine ne doit pas figurer au dépôt.

La rédaction des libellés

Reprendre l’intitulé général d’une classe est une pratique fréquente et discutable.

Un libellé général peut être jugé imprécis, et il expose davantage à la déchéance partielle, l’usage devant être démontré pour chaque catégorie.

Un libellé précis, énumérant les produits et services réels, résiste mieux et facilite la démonstration de l’usage sérieux.

L’extension géographique

Le choix des classes se double d’un choix territorial.

Une marque française ne protège qu’en France. Une marque de l’Union européenne couvre l’ensemble des États membres. Une demande internationale permet de désigner plusieurs pays à partir d’une marque de base.

Ces stratégies se combinent avec le choix des classes et doivent être arbitrées ensemble, en fonction des marchés réellement visés.

Calibrer le dépôt sur l’activité réelle

Un dépôt mal calibré protège mal ou s’expose à la déchéance. Notre expertise en propriété intellectuelle construit ces stratégies.

En résumé

• La protection ne vaut que pour les produits et services désignés : c’est le principe de spécialité.
• L’étendue ne peut pas être élargie après le dépôt.
• Un dépôt trop large expose à la déchéance partielle après cinq ans et multiplie les oppositions.
• Retenir l’activité actuelle, les développements à cinq ans et les activités connexes à risque de confusion.
• Préférer des libellés précis aux intitulés généraux de classe.