Déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation : quels risques ?

Introduction

Une marque enregistrée mais inexploitée n’est pas définitivement acquise. Le droit des marques n’entend pas réserver des signes à ceux qui ne s’en servent pas, et la sanction est la perte du droit.

Le principe

Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Le délai court à compter de l’enregistrement, ou de la fin de la dernière période d’usage.

La déchéance n’est pas automatique : elle doit être demandée.

Qui peut la demander

Toute personne intéressée.

La demande peut être portée devant l’INPI, par une procédure administrative ouverte depuis la réforme de 2019, plus rapide et moins coûteuse que la voie judiciaire.

Elle peut également être formée devant le tribunal, notamment à titre reconventionnel par un concurrent poursuivi en contrefaçon. C’est la configuration la plus fréquente : attaqué, le défendeur riposte en contestant l’usage de la marque qui lui est opposée.

Ce qu’est un usage sérieux

L’usage doit être réel et effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services.

Un usage purement symbolique, destiné uniquement à maintenir le droit, ne suffit pas.

L’appréciation tient compte de l’ensemble des circonstances : nature des produits, caractéristiques du marché, étendue et fréquence de l’usage.

Un usage limité peut être jugé sérieux dans un secteur de niche, tandis qu’un usage comparable serait insuffisant sur un marché de masse.

L’usage sous une forme modifiée

L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est assimilé à un usage.

Cette souplesse permet de faire évoluer une identité visuelle sans perdre le droit, à condition que l’élément distinctif demeure.

Une refonte graphique importante d’une marque figurative peut en revanche fragiliser le droit, l’usage n’étant plus celui du signe enregistré. C’est un argument supplémentaire en faveur du dépôt séparé de l’élément verbal, plus stable dans le temps.

L’usage par un tiers autorisé

L’usage fait avec le consentement du titulaire, notamment par un licencié ou un distributeur, est assimilé à un usage par le titulaire.

Cette règle suppose de pouvoir démontrer l’autorisation, ce qui plaide pour des contrats de licence écrits, même au sein d’un groupe.

Les justes motifs

La déchéance est écartée en présence de justes motifs de non-usage.

Ils supposent des obstacles indépendants de la volonté du titulaire, rendant l’usage impossible ou déraisonnable : obstacle réglementaire, procédure d’autorisation de mise sur le marché en cours, événement extérieur majeur.

Une simple difficulté commerciale ou un choix stratégique de report ne constituent pas un juste motif.

La preuve

Elle incombe au titulaire, ce qui constitue la principale difficulté pratique.

Les éléments produits doivent être datés, localisés et rattachés aux produits et services concernés : factures mentionnant la marque, catalogues, supports publicitaires datés, captures de site archivées, volumes de vente, attestations de distributeurs.

Ces éléments doivent couvrir la période de référence et être conservés durablement, ce qui suppose une organisation documentaire délibérée. Les reconstituer plusieurs années après est rarement possible.

La régularisation partielle

Un titulaire conscient de n’exploiter qu’une partie de ses classes peut y remédier volontairement.

Une restriction volontaire de la liste des produits et services, effectuée avant toute demande, prive d’objet une déchéance partielle et renforce la solidité du titre restant.

Organiser la preuve d’usage en continu

Une marque se perd rarement par attaque frontale, souvent par incapacité à prouver son usage. Notre expertise en propriété intellectuelle met en place ces dispositifs.

En résumé

• Cinq ans sans usage sérieux exposent à la déchéance, à la demande de tout intéressé.
• La demande peut être formée devant l’INPI ou à titre reconventionnel en défense à une contrefaçon.
• L’usage doit être réel et effectif, pas symbolique ; il s’apprécie selon le secteur.
• Un usage sous forme modifiée est admis s’il n’altère pas le caractère distinctif.
• La preuve incombe au titulaire : conserver des éléments datés et localisés en continu.