Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Trois voies de protection aux coûts et aux risques différents. Comment arbitrer selon les marchés visés et le calendrier de développement.
Trois voies de protection aux coûts et aux risques différents. Comment arbitrer selon les marchés visés et le calendrier de développement.
La protection des marques est strictement territoriale. Choisir la bonne étendue suppose d’arbitrer entre le coût immédiat et les marchés réellement visés, sans se laisser guider par des ambitions théoriques.
Elle protège sur le seul territoire national.
Elle convient à une activité dont le développement reste national à moyen terme, ou comme première protection avant une extension ultérieure.
Son coût est de 190 € pour une classe, plus 40 € par classe supplémentaire, pour dix ans renouvelables.
Elle constitue également une marque de base permettant, dans un délai déterminé, de revendiquer sa priorité lors de dépôts à l’étranger.
Un dépôt unique auprès de l’office européen couvre l’ensemble des États membres.
Son intérêt économique est net dès que trois ou quatre marchés européens sont visés : le coût d’un dépôt unitaire devient inférieur à celui de dépôts nationaux multiples.
Son caractère unitaire constitue toutefois sa principale fragilité. Une antériorité opposée dans un seul État membre peut faire échec à l’ensemble de la demande.
Un mécanisme de transformation permet, en cas d’échec, de convertir la demande en demandes nationales dans les États non concernés par l’antériorité, en conservant la date initiale. Cette conversion a un coût mais évite de tout perdre.
L’usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union suffit par ailleurs à maintenir la marque sur l’ensemble du territoire, ce qui allège la contrainte d’exploitation.
Le système international permet, à partir d’une marque de base nationale ou européenne, de désigner plusieurs pays par une demande unique déposée auprès d’une administration centrale.
Chaque pays désigné examine ensuite la demande selon son droit national et peut la refuser pour son territoire, sans affecter les autres désignations.
Ce système simplifie considérablement la gestion : une seule demande, un seul renouvellement, une seule inscription en cas de cession.
Il présente une contrainte importante pendant les cinq premières années : la marque internationale dépend de la marque de base. Si celle-ci disparaît, les désignations tombent également, mécanisme dit d’attaque centrale, avec une possibilité de transformation en demandes nationales.
Trois questions guident la décision.
Où l’activité est-elle réellement exercée ou commercialisée aujourd’hui, ce qui détermine le socle indispensable.
Quels marchés sont visés dans les trois à cinq ans, horizon pertinent au regard de l’obligation d’usage.
Où se situent les risques de contrefaçon ou de dépôt parasitaire, notamment les pays de production ou de transit, parfois différents des marchés de vente.
Une entreprise qui fait fabriquer dans un pays sans y vendre a néanmoins intérêt à y protéger sa marque, pour pouvoir agir contre des productions parallèles.
Un mécanisme de priorité permet, pendant un délai déterminé à compter d’un premier dépôt, de revendiquer la date de celui-ci lors de dépôts dans d’autres pays.
Ce mécanisme offre une fenêtre pour tester un marché avant d’engager les frais d’une protection étendue, tout en conservant l’antériorité.
Il suppose de respecter le délai, qui est bref, et de l’intégrer au calendrier de développement.
Une recherche d’antériorités doit être conduite sur chaque territoire visé.
Une marque disponible en France peut être indisponible ailleurs, et un dépôt européen se heurter à une antériorité dans un État où l’entreprise n’a aucune activité.
Une protection trop large coûte sans servir, une protection trop étroite laisse le champ libre. Notre expertise en propriété intellectuelle construit ces stratégies territoriales.
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