Comment valoriser une marque avant une cession ?

Introduction

Lors d’une cession, la propriété intellectuelle fait l’objet d’un examen systématique. Les défauts découverts se traduisent rarement par un abandon de l’opération, plus souvent par une décote ou une garantie renforcée.

La titularité, premier point d’audit

L’acquéreur vérifie que la société cible détient effectivement les droits.

Les marques doivent être déposées au nom de la société, non à celui d’un dirigeant, d’un fondateur ou d’une structure liée. Ce point est fréquemment pris en défaut dans les entreprises créées par un fondateur ayant déposé à titre personnel.

Les créations graphiques, logo compris, doivent avoir fait l’objet de cessions écrites conformes de la part des prestataires.

Les noms de domaine doivent être enregistrés au nom de la société.

La chaîne complète doit pouvoir être reconstituée par des documents, non par des déclarations.

L’usage sérieux et sa preuve

Une marque enregistrée mais non exploitée depuis plus de cinq ans est juridiquement fragile.

L’acquéreur vérifie donc l’existence de preuves d’usage datées et localisées, couvrant les produits et services désignés.

L’absence de ces éléments constitue un risque de déchéance, notamment lorsqu’un concurrent aura intérêt à la demander après l’opération.

Constituer et conserver ces preuves en continu, plutôt que les reconstituer sous pression, fait partie de la préparation.

Le périmètre des dépôts

Deux défauts symétriques sont examinés.

Un périmètre trop étroit laisse des pans d’activité sans protection : classes manquantes, territoires non couverts alors que l’activité y est exercée.

Un périmètre trop large expose à une déchéance partielle et n’apporte aucune valeur.

L’alignement du portefeuille sur l’activité réelle et sur les marchés effectivement exploités constitue un travail de préparation utile.

L’absence de litige et d’antériorité

L’acquéreur recherche les oppositions en cours, les actions en nullité ou en déchéance, les réclamations reçues, et les accords de coexistence qui limiteraient l’exploitation.

Les accords de coexistence méritent une attention particulière : ils restreignent l’usage pour l’avenir et peuvent contrarier les projets de développement de l’acquéreur.

Une recherche d’antériorités actualisée permet d’anticiper les risques et de les présenter, plutôt que de les laisser découvrir.

Les contrats de licence

Lorsque la marque est exploitée par des tiers, licenciés, franchisés, distributeurs, ces contrats sont examinés.

L’acquéreur vérifie leur durée, leur caractère exclusif ou non, les redevances, les conditions de résiliation et l’existence d’une clause de changement de contrôle susceptible de permettre au licencié de sortir.

L’inscription des licences au registre, lorsqu’elle est prévue, conditionne leur opposabilité aux tiers.

Les formalités d’inscription

Les cessions et licences doivent être inscrites au registre national des marques pour être opposables aux tiers.

Une chaîne de cessions non inscrite crée une discordance entre la réalité et le registre, qui complique la démonstration de la titularité et retarde l’opération.

Régulariser ces inscriptions avant la mise en vente évite des semaines de formalités au moment le moins opportun.

Le calendrier de préparation

Douze mois avant l’opération constituent un horizon raisonnable.

Ce délai permet de régulariser les cessions manquantes en position de négociation normale, de déposer les marques absentes du portefeuille, de purger les périmètres inexploités, et de constituer les preuves d’usage.

Il permet également de traiter les litiges latents avant qu’ils ne deviennent des points de blocage.

Auditer son portefeuille avant qu’un tiers ne le fasse

Les défauts découverts pendant l’audit coûtent plus cher que ceux corrigés avant. Notre expertise en propriété intellectuelle et notre expertise en fusions-acquisitions mènent cette préparation.

En résumé

• La titularité au nom de la société est le premier point vérifié, souvent pris en défaut.
• L’usage sérieux doit être démontrable par des éléments datés et localisés.
• Le périmètre doit être aligné sur l’activité réelle, ni trop étroit ni trop large.
• Accords de coexistence et clauses de changement de contrôle des licences sont examinés attentivement.
• Les cessions doivent être inscrites au registre pour être opposables aux tiers.