Comment protéger le nom et la marque de son SaaS ?

Introduction

Le nom est le premier actif d’un SaaS et le plus facile à perdre. Sa protection obéit à une séquence précise, dans un ordre qui compte.

La recherche d’antériorité

Elle précède le choix définitif du nom.

Elle porte sur les marques déposées identiques et similaires, dans les classes visées et dans les territoires concernés.

Elle porte également sur les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes et les noms de domaine, qui peuvent constituer des antériorités.

Une recherche limitée aux identités est insuffisante : le risque tient principalement aux similitudes créant un risque de confusion.

Une recherche approfondie, interprétée, évite un dépôt voué à l’opposition et un changement de nom coûteux après le lancement.

Le choix du signe

Un signe distinctif ne peut être descriptif des produits ou services désignés.

Un nom décrivant la fonction du logiciel sera refusé ou, s’il est enregistré, restera faible et difficile à défendre.

Les noms arbitraires ou de fantaisie offrent la protection la plus forte.

Les noms évocateurs constituent un compromis fréquent, à condition de conserver une part d’arbitraire.

Les classes

Le dépôt désigne des produits et services, regroupés en classes.

Pour un SaaS, la classe couvrant les logiciels et celle couvrant les services de conception, de développement et de mise à disposition temporaire de logiciels en ligne constituent le socle.

S’y ajoutent, selon le domaine, les classes correspondant aux services rendus : gestion des affaires, services financiers, services de télécommunication, formation.

Le libellé doit être rédigé avec soin : trop étroit, il laisse des angles morts ; trop large, il expose à une déchéance pour défaut d’usage sur les parties non exploitées.

Le coût et le calendrier

Le dépôt d’une marque française auprès de l’office national coûte cent quatre-vingt-dix euros pour une classe, majoré de quarante euros par classe supplémentaire.

Le renouvellement, tous les dix ans, coûte deux cent quatre-vingt-dix euros.

La procédure comporte une phase d’examen puis une période d’opposition de deux mois à compter de la publication, pendant laquelle les titulaires de droits antérieurs peuvent s’opposer.

L’enregistrement intervient quelques mois après le dépôt, mais les effets remontent à la date de dépôt.

Le territoire

La marque française protège en France.

La marque de l’Union européenne protège dans l’ensemble des États membres, par un dépôt unique. Elle est plus coûteuse mais son coût par territoire est faible.

Le système international permet d’étendre la protection à d’autres pays, sur la base d’une marque de base.

Pour un SaaS visant un marché international, la marque de l’Union constitue généralement le point de départ pertinent, complétée selon les marchés prioritaires.

Le nom de domaine

Il ne confère aucun monopole sur le signe.

Il doit néanmoins être réservé simultanément au dépôt, dans les extensions pertinentes, pour éviter la réservation par un tiers.

Une réservation défensive de quelques extensions proches limite le risque.

En cas de réservation abusive par un tiers, des procédures extrajudiciaires permettent d’obtenir le transfert lorsque le titulaire est de mauvaise foi et que le déposant justifie d’un droit antérieur.

Les autres signes

Le logo peut être déposé, comme marque figurative, en complément de la marque verbale.

Le slogan peut l’être s’il est distinctif.

La dénomination sociale et le nom commercial confèrent des droits, mais limités à leur zone d’exploitation et à leur secteur.

L’usage et la déchéance

Une marque non exploitée pendant cinq ans peut faire l’objet d’une déchéance, sur demande d’un tiers.

L’usage doit être sérieux et porter sur les produits et services désignés.

Conserver les preuves d’usage, datées, pour chaque classe, est donc une discipline utile.

La surveillance

Une surveillance des nouveaux dépôts permet de former opposition dans le délai de deux mois suivant la publication.

Cette procédure est rapide et peu coûteuse, bien plus qu’une action en contrefaçon ultérieure.

Elle constitue le complément indispensable du dépôt.

Déposer avant de lancer

Un changement de nom après le lancement coûte davantage que dix dépôts. Notre expertise en propriété intellectuelle, média et art conduit ces dépôts.

En résumé

• La recherche d’antériorité précède le choix définitif du nom.
• Un nom descriptif est refusé ou reste faible : privilégier l’arbitraire.
• Dépôt français à cent quatre-vingt-dix euros pour une classe, quarante euros par classe supplémentaire.
• Le nom de domaine ne confère aucun monopole sur le signe.
• Une marque non exploitée pendant cinq ans est susceptible de déchéance.